Уважаемые коллеги!
Мы хотим обратить ваше внимание на ситуацию, которая складывается с регистрацией медицинских изделий, имеющих товарный знак (знак обслуживания).
С чего все началось?
История начинается с вступления в силу Постановления Правительства РФ №633. Этим Постановлением были внесены правки в Правила государственной регистрации медицинских изделий, которые требуют указывать товарный знак или иные средства индивидуализации в наименовании медицинского изделия, если они нанесены на упаковку.
Например, изделие называлось «Стол многофункциональный хирургический», и на него был нанесен такой логотип:
При подаче новых заявлений на регистрацию теперь в наименовании необходимо указывать «Стол многофункциональный хирургический «SMILE®»».
Суть проблемы
При регистрации таких медицинских изделий эксперты Росздравнадзора требуют обязательно предоставлять документы на товарный знак. То есть эксперт видит в технической документации знак ® или ™ на оригинальной упаковке производителя или даже логотип в виде графического изображения без символа ®,
например:
и требует указывать товарный знак в наименовании и предоставлять сопутствующие документы (свидетельство на товарный знак Роспатента или сертификат ВОИС), хотя изображение “HEART” даже не является товарным знаком.
Однако, российское законодательство, а именно Гражданский кодекс, не требует обязательной защиты наименования, фирменного изображения, логотипа и т.д. товарным знаком. Это действие является исключительно добровольным. Контроль за обращением товарного знака осуществляет сам правообладатель, а в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций именно правообладатель инициирует судебное разбирательство.
К тому же использование или неиспользование товарного знака (иных средств индивидуализации) никак не может повлиять на функциональные характеристики, назначение, качество, эффективность и безопасность изделия, а проверка этих свойств изделия и является основной функцией регистрации. Товарные знаки же служат только для индивидуализации изделий и не выполняют никаких других функций.
Заявители теряют госпошлины общей суммой от 52 до 122 тысяч рублей с каждого возвращенного заявления о регистрации.
Если заявитель не предоставляет документы на товарный знак, Росздравнадзор возвращает регистрационное досье, даже не доходя до экспертизы качества, эффективности и безопасности.
Мы просим вас в комментариях ответить на следующие вопросы:
1. Как вы считаете, насколько справедливо требование по обязательному предоставлению в Росздравнадзор документов на товарный знак при его использовании?
2. Беспокоит ли вас эта ситуация и в какой роли вы выступаете (производитель / уполномоченный представитель / другое)?
3. Следует ли принимать меры по урегулированию сложившейся ситуации?
Коллеги, добрый день!
Есть какие-то сведения, будет ли, наконец, меняться эта ситуация?
Светлана, здравствуйте!
На данный момент де-факто ситуация прежняя, несмотря на ответ Минздрава.
Мы обязательно сообщим в случае изменения ситуации к лучшему.
РЗН продолжает удивлять тем, что постоянно изобретает новые способы отказывать в регистрации и неустанно совершенствует старые.
В данном случае из простой нормы в ПП 1416 , где сказано про то, что если в отношении изделия будет использоваться товарный знак, то его надо указать в заявлении о регистрации.
В ПП 1416 ничего нет про то, что товарный знак должен принадлежать заявителю или производителю и вообще не сказано про то, что он должен быть зарегистрирован. Перечень документов для регистрации также не содержит ничего связанного подтверждением права использования товарного знака. Т.о. законодатель просто написал про то, что если будет использоваться средство индивидуализации, то его следует указать в заявлении.
Что из этого вынес РЗН:
1. Он в обязательном порядке требует того, чтоб ему представили свидетельство о регистрации товарного знака, что есть незаконное требование в силу отсутствия такого документа в перечне документов для регистрации;
2. Если товарный знак принадлежит не заявителю, а производителю, то на заявителя РЗН возлагает обязанность заключить с производителем лицензионный договор, т.к. по мнению РЗН использовать чужой товарный знак можно только в рамках лицензионного договора и никак иначе.
Это в корне неверно, лицензионный договор является одним из условий доказательства использования товарного знака исключительно для целей статьи 1468 ГК РФ (Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака), где в ч. 2 указано «Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса» .
В остальных случаях нормами ГК РФ (ст. 1229, 1484) установлено то, что лица могут использовать товарный знак с согласия правообладателя. Данный пункт не предполагает наличие лицензионного договора. В тех областях , где не властен РЗН , происходит именно так, супермаркеты не заключают лицензионных договоров на использование ТЗ в отношении товаров на полках, салоны сотовой связи тоже, как и магазины брендовой одежды или автосалоны. Все как-то вводят свои товары в оборот, имея согласие правообладателя и никаких лицензионных договоров не заключают.
Таким образом, согласно действующим правовым нормам РЗН обязан либо вообще ничего не требовать в части товарных знаков, либо попросить подтвердить наличие согласия правообладателя, что может быть подтверждено письмом, а не договором.
3. Для случаев, когда Заявитель является правообладателем знака, который он хочет нанести на упаковку МИ и указал в заявлении на регистрацию, РЗН припас самый большой сюрприз.
Он состоит в том, что заявитель по его мнению обязан передать право использования товарного знака производителю в рамках лицензионного договора и без этого отказ в регистрации неизбежен.
С учетом того, что лицензионный договор обязательно должен быть возмездным, т.е. после его заключения производитель обязан платить правообладателю роялти, а сама регистрация лиц. договора тоже не бесплатна и занимает 2-3 месяца, данные требования РЗН являются не только незаконными, но возлагают за стороны значительные расходы. При этом, если производитель иностранный, то ему этот договор нужен как рыбке зонтик, ибо он не вводит товар в обращение в РФ и, следовательно, знак в РФ в рамках осуществляемой деятельности не использует. В его же стране знак может быть и не зарегистрирован вовсе.
4. Есть еще случаи, когда товарный знак в РФ не зарегистрирован вовсе или зарегистрирован где-то заграницей, в этом случае указать его в заявлении вообще невозможно, т.к. зарегистрировать в Роспатенте лицензионный договор на использование знака, которому не предоставлена правовая охрана в РФ, невозможно.
Поэтому отвечая на вопросы, сообщу следующее:
1. Требования РЗН в части товарных знаков законными назвать нельзя никак. Они априори такими не являются. РЗН даже не является уполномоченным органом в части интеллектуальной собственности, а сами товарные знаки лишь средства индивидуализации товаров и не имеют отношения ни к качеству, ни к эффективности, ни к безопасности МИ.
2. Сложившаяся ситуация безусловно нас беспокоит, так как если раньше РЗН выдвигал требования условно законные и в рамках своих полномочий и при поддержке экспертных организаций, то нынешние требования не основаны ни на законе , ни на здравом смысле (обычаях делового оборота).
3. Да, нужны меры. Ввиду того, что данные требования вообще не следуют из законодательств и являются самодеятельностью РЗН, пресечь их может ГП и ФАС, т.к. это входит в их полномочия.
Уважаемые коллеги, добрый день!
На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 (далее – Правила).
Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем при государственной регистрации установлен п. 10 Правил.
Государственная регистрация медицинских изделий является государственной услугой. Соответственно, предоставление данной услуги регулируется, в том числе Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – «Федеральный закон №210-ФЗ»).
Согласно пп. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 210-ФЗ, органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, по моему мнению, требование Росздравнадзора по обязательному предоставлению документов на товарный знак при его использовании – является незаконным.
Следует отметить, что Росздравнадзор в обоснование указанного требования ссылается на п. 16 Правил и Письмо Роспатента от 31.10.2014 № 02/21-14928/08 в котором отсутствуют основания, обязывающие производителя предоставлять в Росздравнадзор документы на товарный знак при его использовании.
Для урегулирования сложившейся ситуации необходимо совместно с Росздравнадзором скорректировать практику рассмотрения документов, предоставляемых заявителем в рамках процедуры регистрации медицинских изделий, полностью исключив требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие у заявителя права на использование товарных знаков.
Виталий, здравствуйте!
Большое спасибо за Ваше мнение!